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Como negociar Propriedade Intelectual na relação empresa-ICT

Como negociar Propriedade Intelectual na relação empresa-ICT

Sempre que há uma relação entre um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) e uma empresa, é preciso olhar e negociar a propriedade intelectual (PI).

Lei de Inovação inclusive traz os direitos de cada uma das partes, nessa relação.

Afinal, o resultado de uma parceria entre esses atores pode ser um produto ou um processo. E esse resultado pertencerá tanto à empresa, quanto à universidade. 

Por isso, é fundamental negociar a propriedade intelectual desde o início. A minha recomendação é que seja negociada no início da cooperação técnica.

E que esteja tudo previsto no termo. Como nem sempre isso acontece, já faço o lembrete por aqui. 

Por que a propriedade intelectual é importante?

A Propriedade Intelectual tem valor para ambas as partes. Para a empresa, ela garante exclusividade.

Ou seja, garante a competitividade da empresa. O que foi desenvolvido, só você poderá colocar no mercado e “usar”, se assim ficar acertado nos termos.

Além disso, é importante destacar que a PI é uma propriedade. Dessa forma, ela entra no balanço contábil da empresa como bem intangível. Por isso, deve ser tratada na empresa como um bem. 

Para a universidade, ela garante o bem público resguardado. Já para o pesquisador tem impacto no currículo, que tem pontuação para patentes. Sendo o currículo um documento importante na academia, isso é um benefício. 

Ainda, é preciso considerar o ganho nacional. Os países são avaliados por sua capacidade de inovação. E isso acontece por conta das patentes que depositam. Portanto, são vantagens que não podemos esquecer.

Como negociar a propriedade intelectual e com quem?

Primeiramente, é importante que a negociação aconteça entre quem tem “poder” para isso. Portanto: 

  • Universidade: conforme prevê a Lei de Inovação, o núcleo de inovação tecnológica da instituição ou a Agência de Inovação. 
  • Empresa: o comitê de inovação (se houver) ou setor responsável pelas decisões. 

Quanto à negociação em si, não há um padrão. É realizada uma reunião, onde é analisada a participação de cada um. Deve-se levar em conta a relação de ganha a ganha. Desta forma, o acordo deve ser bom para as duas partes.

Direitos da empresa segundo a Lei de Inovação

A Lei de inovação prevê que a ICT pode ceder a propriedade intelectual para a empresa. Porém, para essa ação, deve haver compensação econômica mensurável. Ou seja, pagamento financeiro ou não financeiro da empresa para a instituição. 

Por exemplo, a empresa pode doar equipamentos à universidade ou insumos. Enfim, o pagamento não precisa ser em dinheiro. A negociação acontece entre as partes.

O passo seguinte é o contrato de co-titularidade. Depois é feito o licenciamento da tecnologia. Dessa forma, a universidade dará à empresa o direito de comercializar a tecnologia. Podendo ser exclusivo ou não, conforme diz a Lei de Inovação:


§ 2º As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4º a 7º do art. 6º

Direitos do pesquisador de acordo com a Lei de Inovação

A Lei de Inovação define no artigo 13° o direito do pesquisador sobre a PI:

É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

Ou seja, como criador da PI, o inventor poderá receber royalties pelo licenciamento da tecnologia.  Mas é importante ressaltar que o pesquisador não pode:

  • Comercializar o produto
  • Licenciar a tecnologia
  • Abrir mão da PI em nome da ICT

Fechei uma parceria, mas não tratei da PI. E agora?

Calma, é possível fazer o ajuste. Se ainda estiver na fase de desenvolvimento, recomendo um termo aditivo ao Termo de Cooperação Tecnológica. 

Caso o desenvolvimento já tenha terminado, defina a PI nos contratos de co-titularidade e licenciamento. O mais importante é não esquecer da PI. E mais, dar a devida importância à ela!

Empresas Inovadoras

Comunidade Sebrae
Tatiana Fiuza
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Gestora, sócia da Vlinder Estratégias para Inovação. Atuante no ecossistema de inovação de Londrina e atuou também no de Florianópolis. Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pelo PROFNIT-UEM. Mestre em Geografia pela UEL.

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